Benutzungszwang bei Marken

Benutzen Sie Ihre Marke

Marken sind wichtige Bestandteile des wirtschaftlichen Erfolgs von Unternehmen. Sie zu schützen und zu pflegen ist essentiell und an sich gar nicht so schwer. Wenn man sich nur etwas damit beschäftigt und vielleicht auch den Rat des auf Markenrecht spezialisierten Fachanwalts für gewerblichen Rechtsschutz beherzigt ;-).

Bei Marken ist es nicht so wie bei Domains. Einfach mal beim DPMA oder EUIPO (Unionsmarke) anmelden und eintragen lassen und fertig. Eine Marke muss auch benutzt werden. Zumindest nach Ablauf der 5-jährigen Benutzungsschonfrist von Marken.

Mit der Benutzungsschonfrist sind die ersten 5 Jahre nach Anmeldung einer Marke gemeint. In diesen ersten Jahren muss die Marke noch nicht benutzt werden, um daraus z.B. auch gegen Dritte vorgehen zu können. Nach Ablauf der 5 Jahre unterliegt die Marke aber dem Benutzungszwang. Die Marke muss dann auch für die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen genutzt werden, damit sie nicht wertlos wird. Wird sie dann nicht genutzt, so kann sie gelöscht werden, § 49 MarkenG. Dasselbe gilt, wenn die einstige Benutzung für mehr als 5 Jahre brach liegt. Dann kann die Marke ebenso gelöscht werden.

Ob eine Benutzung vorliegt, kann dann im Rahmen eines Markenrechtsstreits geprüft werden. Wenn z.B. der angebliche Markenverletzer die Einrede erhebt, dass die Marke, aus der gegen ihn vorgegangen wird, länger als 5 Jahre nicht genutzt wurde (Benutzungseinrede). Oder aber im Rahmen eines Löschungsverfahrens wegen Verfall einer Marke.

Aus einer nicht ernsthaft benutzten Marke kann nicht gegen andere Marken vorgegangen werden

So geschehen auch im Fall des Bundespatentgerichts, BPatG, 29 W (pat) 8/15 vom 16.05.2017. Dort hat der Inhaber der Marke MOOD MEDIA (Markendaten via tmdb.eu) versucht, gegen die 2013 angemeldete Marke MOODMUSIC (Markendaten via tmdb.eu) vorzugehen. Die Vertreter dieser Marke hatten eingewandt, dass die Marke MOOD MEDIA nicht ausreichend benutzt wurde und daher nicht aus dieser Marke vorgegangen werden könne.

Dem gab das BPatG im Ergebnis statt. Die Inhaber der Marke MOOD MEDIA hatten zwar viele Dokumente vorgelegt, um die Benutzung nachzuweisen. Doch reichte es nicht aus, nur pauschal „Zahlen zu nennen“. Es muss stets erkennbar sein, welche Umsätze konkret welcher Dienstleistung und/oder Ware zuzuordnen ist, welche der Marke zugeordnet ist. Auf den Dokumenten sei in dem Sinne auch nur der Begriff MOOD MEDIA als Firmenbezeichnung genannt, aber nicht als Identifizierung der konkret umgesetzten Ware / Dienstleistung. Weitere Benutzungshandlungen fallen aus dem nachzuweisenden Zeitraum.

Die Inhaberin der Marke konnte daher nicht nachweisen, dass die Marke ernsthaft benutzt wurde, was Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Markenschutzes ist.

„Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke davon abhängig ist, dass die Marke benutzt worden ist, muss sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ernsthaft benutzt worden sein, § 125b Nr. 4 MarkenG i. V. m. Art. 15 GMV (alte Fassung). Benutzung in diesem Sinne ist, wenn der Inhaber der Marke das Zeichen entsprechend dessen Hauptfunktion verwendet, dem angesprochenen Verkehrskreis die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, so dass es ihm ermöglicht wird, diese Waren oder Dienstleistungen von Waren und Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden, ohne einer Gefahr von Verwechselungen zu unterliegen (BGH GRUR 2013, 925 Rn. 26 – VOODOO). Eine rechtserhaltende Benutzung liegt nicht vor, wenn der Verkehr das Zeichen im Hinblick auf ein gleichnamiges Unternehmen als rein firmenmäßigen Hinweis auffasst, weil die Verwendung des Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen erfolgt (BGH GRUR 2013, 925 Rn. 47 – VOODOO; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, § 26 Rn. 22). Grundsätzlich bemisst sich die erforderliche Art der rechtserhaltenden Benutzung nach den jeweiligen branchenüblichen Verwendungsformen von Marken (a. a. O., § 26 Rn. 36). Sie muss sich im Übrigen auf eine bestimmte Ware/Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Ware/Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht (BGH GRUR 2008, 616 Rn. 13 – AKZENTA; MarkenR 2010, 35 Rn. 17 – ATOS III).“ BPatG, 29 W (pat) 8/15 vom 16.05.2017

Das Verfahren wurde daher verloren. Und die Marke ggfs. ebenso, wenn dort auch noch die Löschung beantragt wird.

Dokumentieren Sie die Benutzung Ihrer Marke für den Ernstfall

Insofern ist es wichtig, dass Markeninhaber bewusst ihre Marke pflegen und nutzen und dies im Zweifel auch nachweisen können. „Profis“ legen sich Ordner an, in welchen sie Benutzungsunterlagen aufheben, um in einem möglichen Konfliktfall die Nutzung ihrer Marke dokumentieren zu können. Das ist nämlich oft gar nicht so leicht, wenn man erst mal im Archiv suchen muss, wie in der Vergangenheit die Marke in welcher Form für welche Waren oder Dienstleistungen denn konkret genutzt wurde.

Wenn Sie Fragen zu der Thematik haben, sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter, damit Ihre Marke weiterhin stark bleibt.